MyFondia VirtuellaJuristen
15 MARS 2016

Kontrollera ert EU-varumärke – lagförändring kan skrota skyddet

I december 2015 godkände Europaparlamentet en förordningsförändring och ett nytt direktiv gällande varumärken. Den förnyade förordningen, som träder i kraft den 23 mars 2016, innehåller en ändring gällande praxisen för klassificering av EU-varumärken (begreppet EU-varumärke ersätter det tidigare begreppet gemenskapsvarumärke). Förändringen kan ha en stor inverkan på skyddsområdet för tidigare registrerade EU-varumärken och därför lönar det sig att redan nu kontrollera om de EU-varumärkesregistreringar som ert företag har kräver preciseringar.

I såväl Finland som andra delar av EU har det tidigare varit vanligt att söka varumärkesskydd enbart utgående från klassrubriker ( se klassrubrikerna på webbplatsen TMclass ). Enligt den tidigare tolkningen gav klassrubriken ett heltäckande skydd inom klassen i fråga (märket var alltså skyddat för alla varor eller tjänster som ingår i klassen). Under de senaste åren har tolkningen av klassrubriker ändå preciserats och ändrats så att rubriken för varu- eller tjänsteklassen endast ger skydd för de varor och tjänster som uttryckligen nämns i rubriken. I och med den aktuella lagreformen kommer den ovan beskrivna förändringen i klassificeringsförfarandet att retroaktivt börja gälla också för äldre EU-varumärken.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office, EUIPO, som för närvarande känns vid namnet OHIM) kommer alltså att överge den nuvarande tolkningen gällande äldre EU-varumärken. Med äldre EU-varumärken avses här sådana varumärken som sökts före den 22 juni 2012. Enligt den nuvarande tolkningen, som snart frångås, täcker klassrubrikerna förutom rubrikernas bokstavliga betydelse också alla varor och tjänster som räknas upp i den alfabetiska listan för klassen i fråga. De som besitter äldre EU-varumärken har ändå getts en möjlighet att precisera de registreringar som gjorts enligt gammal praxis. Ändringarna ska göras senast under en sex månader lång övergångsperiod (den 23 mars 2016 – den 23 september 2016). När övergångsperioden gått ut, den 23 september 2016, kommer alla äldre EU-varumärken som inte preciserats att täcka endast de varor eller tjänster som uttryckligen nämns i klassrubriken.

Exempel: Vi föreställer oss att ert företag tillverkar programvara. Företaget lämnade år 2011 in en ansökan gällande ett EU-varumärke och ansökte då enbart utgående från klassrubriker. Vid den tiden ingick beteckningen ”mjukvara” inte i klassrubriken för klass 9 och nu, år 2016, finns risken att EU-varumärkesregistreringen som gjordes 2011 inte längre omfattar företagets huvudprodukt. Genom att agera nu och precisera den tidigare registreringen enligt anvisningarna nedan kan företaget ändå säkerställa att beteckningen ”mjukvara” också i fortsättningen omfattas av varumärkesskyddet.

Gör följande för att undvika att ert varumärke förlorar sitt skydd:

  • Gör en sökning i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets nättjänst för att kontrollera om ni äger EU-varumärken: eSearch (sök med märke) eller eSearch owners (sök med innehavare).
  • Kontrollera om varu- och tjänsteförteckningen för EU-varumärket – enligt en bokstavlig tolkning – på ett tillräckligt sätt täcker de varor och tjänster som ert företag erbjuder under varumärket i fråga.
  • Om ni äger EU-varumärken som sökts före den 22 juni 2012, och vars varu- och tjänstebeskrivningar innehåller en klassrubrik, kan ni överväga följande alternativ:
  1. En inskränkning/precisering av varu- och tjänsteförteckningen enligt gällande praxis innan den nya lagstiftningen träder i kraft den 23 mars 2016. Ni kan ersätta allmänna termer med mer precisa varu- och tjänstebeteckningar och lägga till benämningar som saknas förutsatt att de preciserar klassrubriken (benämningarna ska väljas från den alfabetiska listan för den relevanta klassen).
  2. En precisering av varu- och tjänsteförteckningen under den sex månader långa övergångsperioden (senast den 23 september 2016) i enlighet med angivna övergångsbestämmelser. I vissa fall kan det ändå visa sig förmånligare att precisera ansökan redan innan den nya lagstiftningen träder i kraft i mars 2016. Detta beror på att tredje parter kommer att ges en viss försvarsrätt i förhållande till preciseringar som görs under övergångsperioden:
  • Om en tredje part innan er precisering har använt sig av ett eget varumärke, som liknar ert varumärke, utan att kränka era rättigheter – då den tidigare varu- och tjänsteförteckningen för er registrering tolkas ordagrant – kan denna tredje part också efter preciseringen fortsätta använda sitt märke i samband med varor och tjänster som ni genom preciseringen hämtar in i märkets skyddsomfång.
  1. Lämna varu- och tjänsteförteckningen oförändrad. Detta alternativ är förnuftigt om de varor och/eller tjänster, som ert företag erbjuder under varumärket i fråga, i tillräcklig mån redan nu nämns i varu- och tjänstebeskrivningen.

Den ovan nämnda lagändringen, inklusive dess övergångsbestämmelser, berör inte EU-varumärkesregistreringar som sökts efter den 22 juni 2012. Varu- och tjänsteförteckningarna för dylika nyare EU-varumärkesregistreringar tolkas redan nu i enlighet med den uttryckliga lydelsen. Det oaktat är det förstås alltid skäl att bedöma eventuella brister ni hittar i registreringarna. För att tillföra nya varu- eller tjänstebeteckningar till dessa nyare EU-varumärken krävs ändå i regel att man gör en ny varumärkesansökan till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. En ny varumärkesansökan krävs också om man önskar lägga till helt nya klasser till märkets skyddsomfång, oberoende om den ursprungliga ansökan lämnats in före eller efter den 22 juni 2012.

Den ovan beskrivna retroaktiva inskränkningen av varu- och tjänsteförteckningars skyddsomfång berör endast EU-varumärken. Trots detta kan det löna sig också för innehavare av nationella varumärkesregistreringar att gå genom sina registreringar och vid behov precisera varu- och tjänsteförteckningar som gjorts utgående från klassrubriker.

Den nya lagstiftningen gällande EU-varumärken hämtar också med sig förändringar i priserna för registreringar och förnyelser samt i den nuvarande praxisen enligt vilken tre varu- och/eller tjänsteklasser ingår i ansökningsavgiften. I fortsättningen täcker ansökningsavgiften för ett EU-varumärke endast en klass och för varje tilläggsklass uppbärs en tilläggsavgift.

Om ni behöver hjälp med att skydda ert varumärke, eller med att tolka och sätta upp varu- och tjänsteförteckningar, hjälper vi gärna till.