MyFondia VirtuaaliLakimies
13. joulukuuta, 2016

Peliyhtiöt ja immateriaalioikeudet, osa III: Mitä pelifirmojen tulisi tietää tavaramerkeistä?

Kun pelifirma on ensin tarvittavin sopimusjärjestelyin varmistanut, että se todella omistaa kaikki tarvittavat oikeudet yhtiön toiminnassa syntyvään aineettomaan pääomaan (blogisarjamme osa I) ja sillä on ymmärrys siitä mitä kaikkea yhtiön toiminnassa syntyvää tekijänoikeus suojaa (blogisarjamme osa II), on tämän jälkeen viisasta uhrata muutama ajatus tavaramerkkien ja brändäyksen maailmaan.

Kilpailu globaaleilla pelimarkkinoilla – erityisesti mobiilipelimarkkinoilla – on viime vuosina kiristynyt merkittävästi ja menestymisestä on tullut yhä vaikeampaa. Esimerkiksi Applen sovelluskauppaan ilmestyy joka päivä satoja uusia mobiilipelejä . Tämän lisäksi peliyhtiöt eivät pelkästään kilpaile toisten peliyhtiöiden kanssa kuluttajien huomiosta, vaan periaatteessa kaikki viihde- ja vapaa-ajan tuotteita ja sovelluksia valmistavat yritykset ovat mukana kilpailussa. Tässä kilpailussa pärjääminen vaatii yksittäisiltä peliyhtiöiltä yhä suurempia markkinointiin suunnattuja resursseja ja systemaattista tavaramerkkistrategiaa.

Tavaramerkki ja sen rekisteröinti on brändin rakentamisen kulmakivi, jonka avulla voidaan varmistaa, että pelin tai tuotteen markkinointiin käytetyt resurssit eivät valu hukkaan. Oikein rekisteröity tavaramerkki antaa peliyhtiölle oikeuden kieltää muita toimijoita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä pelien tai niiden kaltaisten tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Sen avulla voidaan esimerkiksi estää kilpailijaa tulemasta markkinoille liian lähellä olevan nimen kanssa. Tavaramerkki on samalla myös taloudellista arvoa omaava omaisuuserä, jota voidaan hyödyntää myös lisensoimalla, eli siihen voidaan myöntää käyttölupia. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että tavaramerkin ( esim. pelin nimi tai logo ) valintaan ja sen asianmukaiseen suojaamiseen kiinnitetään huomiota jo pelinkehitysvaiheessa.

Alla on selostettu viisi lyhyttä ja perustavanlaatuista toimenpidettä, joita noudattamalla peliyhtiö voi varmistaa, että sen toiminnan kannalta tarpeelliset tavaramerkit tulevat riittävän kattavasti suojatuiksi:

  1. Aloita nimi-/tavaramerkkisuunnittelu jo aikaisessa vaiheessa

Tavaramerkkisuojauksen suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, mielellään jo pelin konseptointivaiheessa. Yrityksen tulee miettiä mitä (nimi, graafinen kuvio, logo tms.) se haluaa tavaramerkillä suojattavan, minkä tuotteiden yhteydessä merkkiä aiotaan käyttää ja millä maantieteellisellä alueella suojaa tarvitaan. On hyvä muistaa, että tavaramerkki on alueellinen yksinoikeus, joten rekisteröinti antaa lähtökohtaisesti suojaa vain niissä maissa, missä merkki on rekisteröity. Rekisteröintejä ei kannata lähteä tekemään kaikissa maailman maissa, vaan on järkevää keskittää rekisteröinnit niihin maihin, jotka ovat yrityksen liiketoiminnan ja myynnin kannalta tärkeimpiä. Näin ollen pelin tai tuotteen nimeä suunniteltaessa nyrkkisääntönä voidaan todeta, että kannattaa valita mieleen jäävä ja erottamiskykyinen nimi tai muu merkki (esim. logo), varmistaa ennakkotutkimuksella onko se rekisteröitävissä ja rekisteröidä se tavaramerkkinä liiketoiminnan kannalta keskeisillä markkina-alueilla. Suojattavaa nimeä tai merkkiä mietittäessä on hyvä tehdä potentiaalisista vaihtoehdoista lista, joka voidaan tarvittaessa antaa asiantuntijalle niiden rekisteröintikelpoisuuden selvittämiseksi. Tällä tavalla yhden vaihtoehdon osoittautuessa rekisteröintikelvottomaksi on vaihtoehtoinen merkki jo valmiina.

  1. Tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen

Yksi keskeisimmistä tavaramerkin rekisteröintiedellytyksistä on se, että tavaramerkki tulee olla erottamiskyinen. Tavaran tai palvelun lajia, laatua, paljoutta tai käyttötarkoitusta yksinomaan tai vähäisin muuteluin tain lisäyksin ilmaisevat merkit on yleensä katsottu erottamiskyvyttömiksi. Esimerkiksi sana ”Puzzle Game” pulmapeleille olisi sangen huono valinta tavaramerkiksi. Yleisesti ottaen sanamerkeistä kaikista vahvimpia tavaramerkkejä ovat sellaiset, jotka eivät itsessään tarkoita mitään ( Esim. sanamerkit Nintendo tai Xbox ). Yleensä asiantuntijat ottavat kantaa myös merkin erottamiskykyisyyteen, jos ennakkotutkimus on annettu asiantuntijan tehtäväksi.

  1. Huolehdi, ettet loukkaa kolmansien oikeuksia: Tee ennakkotutkimus!

Tavaramerkki ei myöskään saa olla sekoitettavissa toisten aikaisempiin tavaramerkkeihin tai toiminimiin. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää onko rekisteröitäväksi aiottu merkki vapaana kohdealueilla ennen pelin tai tuotteen lanseerausta. Sekoitettavuutta arvioidaan yleensä rekisteröitävien merkkien ja niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden valossa. Kattavampi ennakkotutkimus potentiaalisen tavaramerkin rekisteröitävyydestä kannattaa aina antaa tavaramerkkijuridiikkaa tuntevien asiantuntijoiden tehtäväksi, mutta ensivaiheen selvityksen voi tehdä myös itse osoitteessa: https://www.tmdn.org/tmview/welcome . Sieltä löytyy suhteellisen kattava ja ilmainen tavaramerkkitietokanta. Kaikkien maiden tavaramerkkirekisterit eivät ole mukana, mutta sen verran paljon niitä on, että tästä kannattaa lähteä liikkeelle. Identtisten merkkien lisäksi kannattaa hakea myös samankaltaisia merkkejä (fuzzy search).

  1. Panosta luokituksen laatimiseen: Tavaramerkin suoja-ala riippuu luokituksesta!

Tavaramerkkien luokitus perustuu ns. Nizzan luokitusjärjestelmään, jonka mukaisesti kaikki maailman tavarat ja palvelut on jaettu (luokkia on yhteensä 45). Tavaramerkkihakemuksessa tulee aina selkeästi yksilöidä, mille tavaroille tai palveluille tavaramerkkisuojaa haetaan. Tavaramerkkisuojausta suunniteltaessa tulee siis olla selvillä mille tuotteille tavaramerkkiä jo käytetään tai mahdollisesti aiotaan käyttää lähivuosina. Haettavat tavarat ja palvelut tulee valita tämän mukaisesti. Rekisteröinnin antama yksinoikeus rajoittuu rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palveluiden mukaan, joten on suositeltavaa että luokituksen laatimisessa käytetään asiantuntijan apua. Luokituksen voi tehdä toki myös itse, jolloin kannattaa käyttää apuna Euroopan unionin teollisuusoikeuksien viraston (EUIPO) ylläpitämää ilmaista TMclass luokitustyökalua, josta voi tarkistaa mihin luokkaan mikäkin tavara tai palvelu kuuluu. Työkalu löytyy osoitteesta: http://tmclass.tmdn.org/ec2/ .

Esimerkiksi mobiilipelien nimet on tavallista rekisteröidä tavaramerkkinä ainakin luokissa 9 (mm. ” tietokonepeliohjelmat ”) ja 41 (mm. ” online-tietokonepelien tarjoaminen ”). Viime kädessä luokituksen laajuus riippuu kuitenkin yrityksen strategiasta. Esimerkiksi jos samaa tavaramerkkiä aiotaan käyttää myös lautapeleille, tulee merkki rekisteröidä myös luokassa 28 jne.

  1. Rekisteröinnin jälkeen: käytä tavaramerkkiä oikein ja huolehdi oikeuksiesi valvonnasta!

Tavaramerkkeihin liittyy olennaisesti käyttöpakkovaatimus, eli vaatimus siitä että tavaramerkki tulee ottaa käyttöön ja sitä tulee käyttää oikein. Pahimmillaan merkin käyttämättömyys tai käyttö väärässä muodossa voi johtaa tavaramerkkirekisteröinnin menettämiseen. Pääsäännön mukaan tavaramerkkiä tulee käyttää siinä muodossa kun se on rekisteröity. Pienet muutokset eivät kuitenkaan haittaa, jos muutokset eivät vaikuta merkin kokonaisvaikutelmaan. Turvallisinta on kuitenkin käyttää merkkiä nimenomaan rekisteröidyssä muodossa. Oikeanlainen käyttö on erityisen tärkeää jos merkki on rekisteröity logona tai sisältää graafista kuviointia. Puhdasta sanamerkkiä sen sijaan voidaan käyttää periaatteessa missä tahansa muodossa.

Lisäksi tavaramerkki on hyvä erottaa muusta tekstistä tai markkinointimateriaalista siten, että merkin kohderyhmä mieltää sen tavaramerkiksi. Näin voidaan tehdä esimerkiksi kirjoittamalla merkki isolla alkukirjaimella tai käyttämällä symboleita ™ tai ® merkin yhteydessä. Huomattavaa on, että ® merkkiä tulee käyttää ainoastaan silloin kun merkki on ks. maassa rekisteröity. Esimerkiksi jos tavaramerkki on vasta hakemusvaiheessa, tulee merkin yhteydessä käyttää ™ merkkiä.

On myös olennaisen tärkeää, että tavaramerkkirekisteröinnin jälkeen sen valvonnasta huolehditaan ja mahdollisiin loukkauksiin puututaan ajoissa. Seuraavassa blogissa käsittelemme tarkemmin oikeuksien valvontaa – pysy siis kuulolla!