MyFondia VirtuaaliLakimies
14. elokuuta, 2015

Onko yrityksesi tavaramerkkisalkku ajan tasalla? – Luokkaotsikoilla rekisteröityjen EU-merkkien suoja-ala kapenee

EU:ssa on käsitelty viimeisen parin vuoden aikana tavaramerkkilainsäädännön uudistuspakettia. Nyt prosessi on edennyt loppusuoralle ja lopulliset ehdotukset tulevat todennäköisesti EU-parlamentin hyväksyttäviksi syksyllä 2015.

Lainsäädännön uudistuksista yksi keskeisimmistä liittyy tavaramerkkirekisteröintien kattamien tavaroiden ja palveluiden luokitukseen. Uudistuksella EU-tasoinen lainsäädäntö saatetaan yhdenmukaiseksi EU-tuomioistuimen vuonna 2012 antaman ” IP Translator ” ratkaisun kanssa, jossa otettiin kantaa luokituksessa käytettävien luokkaotsikoiden tulkintaan. Kyseiseen ratkaisuun perustuvan ja nyt lainsäädäntöön kirjattavan tulkinnan mukaan tavara- ja palveluluokkien otsikko käsittää vain tietyn luokkaotsikkoon sisältyvän nimikkeen kirjaimellisen merkityksen eikä kaikkia otsikon alla olevia yksityiskohtaisempia tavaroiden tai palvelujen luetteloita.

Kuvitellaan esimerkiksi, että yrityksen tuotteet olisivat koirille tarkoitettuja vaatteita, joiden myyntiä ja markkinointia varten yritys haluaisi rekisteröidä tavaramerkin ”Rekku”. Kyseiset tavarat kuuluvat luokkaan 18, jonka luokkaotsikko kuuluu: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot ja päivänvarjot; kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet.” Kyseisessä otsikossa ei ole mitään sellaista nimikettä, joka kuvaisi kirjaimellisesti koirille tarkoitettuja vaatteita, joten hakemukseen olisi tarpeellista laatia tarkempi luokan 18 tavaralista.

Valveutuneet hakijat ovat jo viimeistään IP Translator-ratkaisusta lähtien tehneet uudet hakemuksensa siten, että tavaroiden ja palveluiden kuvaukset on laadittu riittävän kattaviksi ja yksityiskohtaisiksi suojaamaan juuri ne tavarat tai palvelut, joille haettua merkkiä on aiottu käyttää. Koska luokkaotsikoiden tarjoamaa suojaa supistavalla uudistuksella tulee olemaan taannehtiva vaikutus, yritysten on kuitenkin syytä käydä omaa tavaramerkkisalkkuaan läpi myös vanhempien luokkaotsikoilla haettujen EU-rekisteröintien osalta.

Jos yrityksellä on salkussaan luokkaotsikoilla haettuja EU-tavaramerkkejä, niitä on hyvä tarvittaessa tarkentaa uuden luokituskäytännön mukaisiksi. Tarkennus tulisi tehdä kuuden kuukauden kuluessa uuden EU-tavaramerkkiasetuksen voimaantulosta, sillä tämän muutosajan jälkeen tavaramerkin suoja-alan tulkitaan olevan otsikon nimikkeen kirjaimellinen sisältö.

Tulevan EU-lainsäädännön mukainen taannehtiva tavaraluetteloiden suoja-alan kaventuminen koskee tällä erää vain EU-tavaramerkkejä eikä vastaavaa lainmuutosta, jolla olisi taannehtiva vaikutus ole ainakaan tämän hetken tietojen mukaan tulossa kansalliseen lainsäädäntöön. Tästä huolimatta myös kansallisten rekisteröintien haltijoiden voi olla hyödyllistä käydä läpi luokkaotsikoilla haettuja vanhempia rekisteröintejään ja tarvittaessa supistaa niiden tavara- ja palveluluetteloa tarkemmiksi. Tämä on erityisesti tarpeellista jos yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla ja eteen tulee tilanne, jossa aiempaan suomalaiseen rekisteröintiin perustuen halutaan vastustaa EU-merkkihakemusta. EU-tavaramerkkivirasto OHIM voi tulkita riidanalaisten merkkien tavaroiden ja palveluiden suoja-alaa omien käytäntöjensä mukaisesti, jotka voivat kaventaa aiemman kansallisen merkin suoja-alaa.

Olisiko yrityksesi tämän syksyn projekti käydä läpi tavaramerkkisalkun sisältö ja varmistaa, että liiketoiminnallesi arvokkaiden brändien suojaus kattaa jatkossakin kaikki tarjoamanne tavarat ja palvelut?