MyFondia VirtuaaliLakimies
2. helmikuuta, 2016

Tarkista EU-tavaramerkkisi – lakimuutos saattaa romuttaa suojan

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 uuden tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin. Uusi asetus, joka tulee voimaan 23.3.2016, pitää sisällään muutoksen EU-tavaramerkkien luokituskäytäntöön. Tämä muutos saattaa vaikuttaa olennaisesti aikaisemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin nauttimaan suojapiiriin, jonka takia sinun kannattaa tarkistaa jo nyt, vaativatko yrityksesi EU-tavaramerkkirekisteröinnit täsmennyksiä.

Aiemmin Suomessa ja EU:ssakin oli tavallista hakea tavaramerkkisuojaa pelkillä luokkaotsikoilla ( luokkaotsikot Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivustolla ). Vanha tulkinta oli, että luokkaotsikko antoi koko luokan kattavan suojan (eli merkki oli suojattu kaikille kyseiseen luokkaan kuuluville tavaroille tai palveluille). Viimeisten vuosien aikana tulkintakäytäntö on kuitenkin tarkentunut ja muuttunut siten, että tavara- tai palveluluokan otsikko antaa suojan vain kyseisessä otsikossa esiintyville tavara- tai palvelunimikkeille niiden sanamuodon mukaisella tulkinnalla. Nyt käsillä olevan lakiuudistuksen yhteydessä äsken kuvattu muutos luokituskäytännössä ulotetaan taannehtivasti koskemaan myös vanhoja EU-tavaramerkkejä.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto luopuu tämänhetkisestä vanhoja, ennen 22.6.2012 haettuja EU-tavaramerkkejä koskevasta tulkinnastaan, jonka mukaan luokkaotsikot kattavat luokkaotsikoiden kirjaimellisen merkityksen lisäksi kaikki kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainitut tavarat tai palvelut. EU-tavaramerkkien haltijoille on kuitenkin annettu mahdollisuus täsmentää vanhan luokituskäytännön mukaisia rekisteröintejään kuuden kuukauden siirtymäkauden aikana (23.3.–23.9.2016). Siirtymäkauden päättyessä 23.9.2016 kaikki täsmentämättä jääneet vanhat EU-tavaramerkit kattavat vain tavara- ja palvelukuvausten mainitsemat nimikkeet niiden kirjaimellisen tulkinnan mukaan .

Esimerkki: Kuvitellaan esimerkiksi, että yrityksesi valmistaa asennettavia tietokoneohjelmistoja. Yrityksesi jätti vuonna 2011 EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen pelkillä luokkaotsikoilla. Siihen aikaan nimike ”tietokoneohjelmistot” ei sisältynyt luokan 9 luokkaotsikkoon ja nyt vuonna 2016 riskinä onkin, että EU-tavaramerkkirekisteröinnin ei kohta enää katsota antavan suojaa yrityksen päätuotteelle. Toimimalla nyt ja täsmentämällä aikaisempaa rekisteröintiä alla mainitulla tavalla on kuitenkin mahdollista varmistaa, että nimike ”tietokoneohjelmistot” pysyy jatkossakin osana merkin suojapiiriä.

Toimi seuraavasti välttääksesi suojan menetyksen:

  • Tarkista Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston verkkopalvelussa onko yrityksellänne EU-tavaramerkkejä: eSearch – merkkihaku tai eSearch owners – haku haltijan mukaan.
  • Tarkista kattavatko EU-tavaramerkkirekisteröintinne sisältämät tavara- ja palveluluettelot (sanamuodon mukaisella tulkinnalla) riittävällä tavalla yrityksenne kyseisellä tavaramerkillä tarjoamat tavarat ja palvelut.
  • Mikäli yrityksellänne on ennen 22.6.2012 haettuja EU-tavaramerkkejä , joiden tavara- ja palvelukuvauksissa on mukana luokkaotsikko, voit harkita seuraavia vaihtoehtoja:
  • Tavara- ja palveluluettelon supistamista/täsmentämistä nykykäytäntöjen mukaiseksi ennen lakimuutoksen voimaantuloa 23.3.2016. Tavara- ja palveluluetteloon voit lisätä puuttuvia nimikkeitä, jotka täsmentävät kyseessä olevaa luokkaotsikkoa (nimikkeet on valittava ko. luokan aakkosellisesta luettelosta).
  • Tavara- ja palveluluettelon täsmentämistä kuuden kuukauden siirtymäkauden aikana (viimeistään 23.9.2016), erillisten siirtymäsäännösten sallimalla tavalla. Joissain tilanteissa saattaa kuitenkin olla edullisempaa täsmentää hakemusta jo ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa maaliskuussa 2016. Siirtymäkauden aikana tehtyjen täsmennysten yhteydessä kolmansilla osapuolilla tulee nimittäin olemaan seuraava puolustusoikeus:
  • Mikäli kolmas osapuoli ennen tekemäänne täsmennystä on käyttänyt omaa samankaltaista tavaramerkkiään loukkaamatta yrityksenne rekisteröintiä – kun täsmentämättömän rekisteröintinne tavara- ja palveluluettelolle annetaan sanamuodon mukainen tulkinta – kyseinen kolmas osapuoli voi tekemänne täsmennyksen jälkeenkin jatkaa merkin käyttöä sellaisten tavaroiden/palveluiden yhteydessä, jotka tuotte merkkinne suojapiiriin täsmennyksellänne.
  • Tavara- ja palveluluettelon jättämistä nykyiseen muotoonsa. Tämä vaihtoehto on järkevä tilanteissa, joissa yrityksen kyseisellä tavaramerkillä tarjoamat tavarat ja/tai palvelut mainitaan jo riittävällä tarkkuudella tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palvelukuvauksissa.

Mahdolliset puutteet 22.6.2012 jälkeen haetuissa EU-tavaramerkeissä on tietysti myös syytä arvioida, vaikka yllä mainittu lakimuutos siirtymäkausisäännöksineen ei koske näitä uudempia rekisteröintejä (tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan jo nyt niiden sanamuodon mukaisesti). Uusien tavara- tai palvelunimikkeiden tuominen 22.6.2012 jälkeen haettuihin EU-tavaramerkkeihin vaatii lähtökohtaisesti uuden tavaramerkkihakemuksen tekemisen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle. Kokonaan uusien luokkien tuominen merkin suojapiiriin vaatii myös uuden tavaramerkkihakemuksen tekemisen, olipa rekisteröinti haettu ennen tai jälkeen 22.6.2012.

Tulevan EU-lainsäädännön mukainen taannehtiva tavara- ja palveluluetteloiden suoja-alan kaventuminen koskee vain EU-tavaramerkkejä. Tästä huolimatta myös kansallisten rekisteröintien haltijoiden voi olla hyödyllistä käydä läpi luokkaotsikoilla haettuja vanhempia rekisteröintejään ja tarvittaessa täsmentää niiden tavara- ja palveluluetteloja.

Uusi EU-tavaramerkkilainsäädäntö tuo muutoksia myös rekisteröinti- ja uudistushintoihin sekä nykykäytäntöön, jonka mukaan EU-tavaramerkin perushintaan kuuluu kolme tavara- ja/tai palveluluokkaa. Jatkossa hakemuksen perusmaksu kattaa vain yhden luokan ja jokaiselta lisäluokalta peritään lisämaksu.

Mikäli tarvitsette apua tavaramerkkienne suojaamisessa tai tavara- ja palveluluetteloiden tulkinnassa ja laadinnassa, autamme teitä mielellämme.